Конкуренты начали использовать товарный знак нашего немецкого поставщика. Как защитить его и наши права?

Полностью вопрос звучит так: Между российской и немецкой компаниями заключен дистрибьюторский договор. Российская компания реализует немецкую продукцию (лаки, краски). Товарный знак на данную продукцию зарегистрирован в Германии (название немецкое). В РФ данный товарный знак не зарегистрирован. Конкуренты стали использовать данный товарный знак для маркировки производимой ими продукции. Как в данной ситуации можно защитить права немецкой и российской компаний?

Такая ситуация является достаточно распространенной на рынке, и ее разрешение будет зависеть от нескольких факторов.

В первую очередь необходимо проверить, не зарегистрировано ли спорное обозначение в качестве товарного знака РФ на имя третьего лица и не подана ли заявка на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака в отношении интересующих Вас товаров (в данном случае они относятся к 02 классу Международной классификации товаров и услуг — МКТУ). Это можно узнать, заказав соответствующую проверку в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Данная услуга оказывается на платной основе подведомственным Роспатенту Федеральным институтом промышленной собственности.

В случае если в отношении товаров 02 класса МКТУ обозначение не зарегистрировано третьим лицом и не подано на регистрацию, немецкой компании целесообразно закрепить свои права на данное обозначение в отношении РФ. Это можно сделать, подав национальную заявку на регистрацию товарного знака в России либо международную заявку на базе национальной регистрации знака в Германии.

Подача российской национальной заявки может быть осуществлена либо немецкой компанией, либо российским дистрибьютором, но только с согласия немецкого правообладателя.

Подача международной заявки может быть более предпочтительна в данном случае, т. к. по национальной российской заявке исключительное право на товарный знак будет признано (и, соответственно, его можно будет защищать) только после регистрации знака в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, т. е. после экспертизы заявки (ст. 1477, 1479, 1503 Гражданского кодекса), которая длится в среднем около 12 месяцев.

В отличие от этого охрана знаку по международной заявке предоставляется непосредственно с даты подачи международной заявки, которая является датой международной регистрации (ст.3 Протокола к Мадридскому соглашению). При этом охрана знака в РФ будет такой же, как если бы этот знак был зарегистрирован российским ведомством.

Таким образом, при подаче российской заявки на регистрацию немецкая компания вправе защищать исключительное право на знак только после успешного прохождения экспертизы заявки и регистрации товарного знака в реестре, в то время как при международной регистрации знака она вправе защищать свое право непосредственно с момента подачи заявки и международной регистрации знака.

Для защиты своего права компания может направить конкурирующей российской компании претензию либо обратиться в суд за защитой права. Претензионный порядок разрешения спора в данном случае не является обязательным.

В случае если спорное обозначение зарегистрировано или подано на регистрацию в отношении товаров 02 класса МКТУ на имя третьего лица, немецкой компании будет необходимо добиваться аннулирования такой регистрации (или, соответственно, отказа в регистрации знака) в связи с тем, что такая регистрация вводит потребителей в заблуждение относительно товара либо его производителя (на основании п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса).

При наличии государственной регистрации знака на имя конкурента российская компания-дистрибьютор также может обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением о нарушении п. 2 ст. 14 Закона «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года. Немецкая компания в данном случае может быть привлечена к делу в качестве заинтересованного лица.